<들어가며>

 

 

본 총서는 저의 박사학위 논문 “특허침해 손해액 산정법의 개선방안에 관한 연구-통계학적 분석 및 온라인기술가치평가시스템의 활용사례를 중심으로-”를 보완한 것입니다. 부족하나마 저는 제 학위 논문을 통해 실제 우리 법원에서 특허침해의 손해배상액은 어떻게 산정되고 있는지 구체적 양태를 분석하고 그로부터 개선안을 도출하고자 하였습니다. 제 논문은 두 가지 점에 집중하였습니다.

하나의 주안점은 실제 법원의 손해배상 실무를 유형화하여 그 특성을 통계적으로 분석하고자 한 것입니다. 특허침해 손해액 산정에 관한 논의는 민법 제750조의 손해배상 입중 책임을 완화한 특허법 제128조 손해배상 특칙에 관한 해석론을 중심으로 발달하였습니다. 그러나 침해판단과 비교하여 법리적으로 주목도가 덜한 손해배상액 산정에 관해서 투명하고 체계화된 적용요건과 산정법이 적용되고 있는가에 대해서는 의문이 있어온 것도 사실입니다. 때로는 대중에 의해 ‘원님재판’이니 또는 ‘복불복재판’이니 하는 냉소의 시선을 받기도 하였습니다. 이러한 시선은 법원의 판단에 불만을 가진 당사자의 일방적 주장이었을 수도 있습니다. 그러나 다른 한편 우리 법원이 실무적으로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’에 대한 의존도가 높고 손해액 산정과정을 추정하기 어려운 경우가 많은 것이 불만을 높이는 이유일 수도 있다고 생각하였습니다. 손해액 산정 체계의 합리성 개선이 필요한지 그리고 필요하다면 그 개선안의 내용은 무엇이어야 하는지에 관하여 고민하기 위해서는 먼저 실제로 법원 손해액 산정의 실태를 분석하는 것이 중요한 선결작업이라고 생각하였고 그 점이 연구의 출발점이었습니다.

제 연구의 또 다른 주안점은 특허침해 손해배상액과 기술가치평가 간의 관계를 검토하고 기술가치평가 방법론의 일부를 특허침해 손해배상액 산정에 활용함으로써 손해배상액 산정체계를 개선할 수 있는 부분들을 찾아보고자 한 것입니다. 대표적인 지식재산 강국인 미국에서는 법원의 손해배상액을 해당 특허의 가치에 관한 대리 지표로 인식하는 연구들이 있습니다. 또한 미국에서 기술의 가치평가와 손해액 산정은 지식재산 서비스(컨설팅) 기업의 주요 업무영역으로 유사한 산정의 기초를 가진 것으로 인식됩니다. 우리나라에서도 기술가치평가의 방법론을 특허침해 손해배상액 산정에 활용하고자 하는 이론적 연구들이 등장하였습니다. 그러나 양자 간 호혜적 활용에 대한 관심만큼이나 기본 전제 등의 차이에 비추어 회의적인 시각도 큽니다. 유사해 보이지만 기본 전제가 다르므로 손해액 산정에 기술가치평가를, 기술가치평가에 손해액 산정법을 활용하여 도움을 받는 것이 불가하다는 것입니다. 하지만 긍정론과 부정론 모두 개념적･이론적인 담론 차원에서 견해가 오갈 뿐 이에 대한 구체적이고 실증적인 검토는 이루어지지 않은 것이 현실입니다. 본 연구에서는 구체적 사례를 적용하여 검토한 결과를 토대로 양자의 유사점과 차이점을 검토하고 그로부터 시사점을 도출하고자 하였습니다.

저의 논문은 지식재산권법의 법학, 사회과학 분석용 통계학, 그리고 기술가치평가의 기술경영학이 함께 녹아 있는 융합적인 성격의 글입니다. 이는 제 학문적 배경에서 기인합니다. 저는 서울대학교 사회과학대학 지리학과에서 경제지리학을 전공하여 학･석･박사를 취득하였고, 이후 정부 출연연인 과학기술정책연구원에서 기술경영과 관련된 산업･지역 혁신을 10년 이상 연구하였습니다. 특히 IT･문화콘텐츠･연구개발 서비스 산업을 중심으로 연구를 수행하였고, 그 과정에서 과학기술법과 지식재산에 관심을 가지게 되었습니다.

과학기술법과 지식재산권법을 공부하겠다며 난생 처음 법전을 손에 쥐고 로스쿨에 진학하였을 때 사회과학적 분석기법과 논증체계 그리고 실무적용 가능한 연구에 익숙한 제가 손해배상액에 관심을 가지게 된 것은 돌이켜 보면 자연스러운 일이었던 것 같습니다.

하지만 융합을 표방하였으나 저자의 깊이와 역량 부족으로 많이 거칠고 어설픈 글이 된 점 독자 여러분께 고백합니다. 저자의 학문적 깊이 부족이 주된 원인이며, 수록된 세 학문의 주요 개념을 모두 충분히 상세하게 설명하기에는 지면에 제약이 있었다는 점 역시 가독성을 저해하는 요인이 되었습니다. 법학 전공이신 분들께서는 생경한 통계분석 기법이 당황스러우실 수 있고, 사회과학적 계량분석 전문가들께서는 특허법 제128조의 조항별 법적 의의와 변론주의 등 법학적 개념에 난감해하실 수 있습니다. 기술경영 전공이신 분들께서는 기술가치평가 방법론 중 온라인 가치평가기법을 적용한 부분에 대해서 그 신뢰성 등에 관하여 이의를 제기하실 수도 있습니다. 가능한 한 각주 등을 통하여 부연 설명을 하는 등의 방법으로 제 취지를 전달하고 이해도를 높이고자 하였으나 여전히 부족한 점이 많다는 것에 양해를 구하고자 합니다.

한편 총서로 개작하는 과정에서는 박사학위 논문의 오류 및 부족한 점을 보완하는 것을 중요하게 생각하였습니다. 법학도로서 저는 걸음마 단계라는 점을 인정하지 않을 수 없습니다. 학위논문을 총서로 발간하기 위하여 재검토하는 과정에서 그리고 학위 논문의 일부를 발전시켜 학술저널에 투고하기 위하여 정리하던 과정에서 오탈자와 비문에서부터 일부 수치의 오류에 이르기까지 많은 부족한 점을 발견하였습니다. 여러 단계의 분석을 수행하는 과정에서 시간이 촉박하였고 따라서 분석 결과 정리와 기술에 부족한 점이 많이 존재하였던 것으로 생각됩니다. 본 총서에서는 그와 같은 박사학위 논문의 오류와 부족한 점을 보완하고자 노력하였습니다. 나아가, 본문과 각주에 삽입된 각종 선행연구, 참고자료와 판례의 데이터를 자료 수집이 가능한 범위에서 본 총서의 작성 시점을 기준으로 최신 자료로 보완하는 것에 중점을 두었습니다.

끝으로, 말로 다 표현할 수 없는 감사의 말씀을 올리고자 합니다. 언제나 어떤 상황에서도 곁에 계셔주시는 하느님 … 깊이 감사드립니다. 제 삶의 지표가 되어주는 하늘나라에 계신 아빠 그리고 제 곁에서 항상 응원해주시고 따뜻하게 품어주시는 제 모든 것인 엄마와 친구가 되어 주는 언니 그리고 오빠들과 가족들 … 힘이 되어 주셔서 감사합니다.

어느 날 불쑥 나타나 지식재산권법 공부를 하고 싶다고 했을 때 마다하지 않으시고 학문적으로 인격적으로 제 부족한 점 이해해 주시고 가르쳐 주신 정상조 교수님 그리고 19살 지리학도 시절부터 지금까지 늘 인생의 멘토가 되어 주시는 박삼옥 교수님 어떤 말로도 고마움을 다 표현할 길이 없습니다. 깊이 머리 숙여 감사드립니다. 논문 심사위원으로 제가 보지 못하는 것들을 깨우쳐 주신 김재형 교수님, 박준석 교수님, 권영준 교수님, 그리고 먼 길 마다 않고 오셔서 지도해주신 이상정 교수님께도 깊은 감사말씀 올립니다. 또 포기하려 할 때마다 학문적으로･정신적으로 힘이 되어 주신 남형두 교수님, 조성복 교수님, 양민석 교수님, 이원복 교수님 그리고 늘 격려와 조언을 아끼지 않으신 김명자 회장님, 임기철 원장님, 그리고 김종일 이사님과 남구현 변호사님께도 마음 깊이 감사드립니다.

논문에 전념하겠다는 생각으로 학교로 돌아왔을 때 참으로 막막하였습니다. 하지만 법원의 자료를 구하는 것에서부터 고가의 분석 도구를 사용하고 결론을 도출하기까지 논문의 전 과정에 걸쳐 수없이 많은 교수님, 박사님, 법조계 관계자님, 선·후배님들이 도와주셨습니다. 특히 밥은 굶지 않냐며 핀잔을 주면서도 자료를 보내주고 분석을 도와준 오랜 친구들과 스테피의 동료들, 그리고 선린의 동료들 고마움 마음 깊이 새기고 잊지 않겠습니다.

<차 례>

 

 

제1장 머리말 

제1절 연구의 필요성 

I. 특허의 양적 성장과 대조되는 활용 저조 

II. 특허 활용의 저해요인으로서 손해액 문제 

III. 기술가치평가 방법론에 대한 관심 증대 

IV. 실증분석 기반 문제인식과 대안 제시 부족 

1. 법원 손해액 산정법 실증분석 필요 

2. 기술가치평가 방법론 적용 가능성 실증분석 필요 

제2절 연구의 목적과 구성 

I. 연구의 목적 

II. 연구의 구성 

제3절 연구의 방법론 

 

제2장 특허침해 손해배상의 법학적･기술경영학적 의의

제1절 개요 

제2절 개념과 법적 근거 

I. 특허침해에서 손해의 개념 

1. 민법상 손해의 개념 

2. 특허법상 손해의 개념 

II. 특허침해 손해배상의 법적 근거 

제3절 특허침해 손해배상의 의의 

I. 전통적 법적 관점: 손해의 공평한 분담 

II. 법정책･법경제학적 관점: 침해예방의 제재 기능과 경제 효율성 증진

III. 기술경영학적 관점: 기업비즈니스 전략 도구 

1. 경쟁우위 확보의 수단으로서 특허침해소송 

2. 비즈니스의 수익창출 수단으로서 손해액 

3. 특허가치 지시자로서 손해액의 역할 

제4절 시장중심의 손해배상제도와 정량적 산정법의 확대: 미국의 사례

I. 미국 특허법의 손해배상 제도 

II. 미국의 특허침해 손해액 산정법과 손해액 

1. 사건별 기초 통계 

2. 침해권리별 손해액 산정법과 손해액 인용규모 분석 

III. 특허침해 손해액과 특허가치를 연동한 미국의 연구 동향

IV. 미국 특허침해 손해배상액 산정시 계량적 방법론의 확대와 적용 기준 엄격화

제5절 특허침해 손해배상과 기술가치평가 

I. 기술가치평가 개념의 이해 

1. 기술가치평가의 개념 

2. 가치결론과 평가방법론의 구별

II. 특허침해 손해액 산정시 기술가치평가 방법론 활용 가능성에 관한 긍정적･부정적 담론

1. 긍정적 담론 문제의식의 출발점: 특허침해 손해액 산정의 현실과 한계

2. 선행연구에서 주목한 기술가치평가의 특허침해 손해액 산정 활용가능성

3. 긍정적 담론에서 주목하는 법률･행정규칙상 근거 

4. 비판적･부정적 담론의 요점 

5. 검토 의견 

제6절 소결 

 

제3장 제1심 법원의 특허법 제128조 활용특성과 손해액 산정법

 

제1절 개요 

I. 연구문제의 구체화 

II. 지식재산권 침해 손해액 산정에 관한 실증분석 선행연구 검토

III. 분석 대상 확정 절차 

1. 분석대상 판결문 후보 추출과 확정 

2. 침해권리단위로 재정리 

3. 통계분석은 제1심 법원의 판결만으로 한정 

IV. 분석대상 데이터 개관 

V. 분석 도구와 통계 기법 

제2절 기초통계 

I. 사건 단위 통계 

1. 특허･실용신안권 손해배상 사건 추이 

2. 소송별 원고청구액과 인용규모 

II. 침해권리단위 통계 

제3절 특허법 제128조 활용과 인용규모 

I. 원고와 법원의 특허법 제128조 조항별 활용도 

II. 특허법 제128조 조항별 인용규모 

1. 인용액 분포 

2. 인용률 분포 

3. 청구액 규모별 상세 분석 

4. 소결 

제4절 통계적 군집분석을 통한 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’적용례 유형화 및 손해액 산정법과의 관계 분석

I. 개요 

II. 잠재적 영향요인 기초 통계 

1. 원고주장법조 분포 

2. 인용액 분포 

3. 인용률 분포 

4. 원･피고 속성과 결합유형 분포 

5. 권리 종류 분포 

6. IPC 기술분야 분포 

7. 원고 대리인 규모 분포 

8. 선고법원 분포 

III. 통계적 군집분석과 집단 구분 

IV. 제1집단과 제2집단의 특성 종합 비교분석 

V. 군집 집단과 산정법 간 상관관계 

제5절 손해액 산정법 상세 분석 

I. 손해액 산정법 유형화와 유형별 인용규모 

1. 유형화 

2. 유형별 활용 빈도 

3. 유형별 인용규모  

II. 원고주장법조별 손해액 산정법 상세 분석 

1. 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장한 경우 

2. 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우 

3. 원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 경우 

III. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 산정례 별도 분석: 산정법과 인용규모와 관계 

1. 재량에 기한 상당손해액 산정시 구체적 손해액 산정법

2. 재량에 기한 상당손해액 산정례의 산정법과 인용 규모 간 관계

제6절 검증결과와 쟁점 검토 

I. 연구문제 검증결과 요약 

II. 손해액 산정법에 관한 주요 쟁점 검토 

1. ‘양도수량 손해액인정 조항’과 ‘침해자이익  손해액추정 조항’에서 이익액 정의 혼재

2. ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된 기준 부재

3. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 손해액 산정법의 문제점 I: 정성적 산정법의 과도한 사용

4. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 손해액 산정법 문제점 II: 소득추계 산정법 관련 문제-원고 편향성과

단순‧기준 경비율 적용요건

5. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 손해액 산정법의 문제점 III: ‘극히 곤란’ 및 ‘사실의 성질’ 기준과

표준적･평균적･통계적 자료

6. 특칙 각 조항별 기여도 제한 요건 불명확 

제4장 손해액 산정법 쟁점별 학설･판례

제1절 개요 

제2절 양도수량 손해액 및 침해자이익 산정시 이익액 산정법 

I. 쟁점의 정리 

II. 학설의 논의 

III. 판례의 태도와 검토 의견 

1. 순이익 개념 정의의 문제 

2. 판례의 한계이익 정의와 산정법 

3. 판례 차원의 이익액 개념 통일성 확보 필요 

4. ‘양도수량 손해액인정 조항’과 ‘침해자이익  손해액추정 조항’에서 이익액 개념을 달리 볼지 여부

제3절  ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료율 산정법  

I. 쟁점의 정리 

II. 학설의 논의 

III. 판례의 태도와 검토 의견 

1. 저작권 침해사건 

2. 특허권 침해사건 

제4절 ‘재량에 기한 상당손해액’ 조항 적용시 손해액 산정법

I. 쟁점의 정리 

II. 학설의 논의 

III. 불법행위 손해액 산정시 판례의 태도와 검토 의견 

1. 재산적 손해배상에 있어 위자료 산정법과 유사한 손해액 산정의 허용

2. 재량에 기한 상당손해액 인정시 법원의 의무 

IV. 특허법 제128조 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 판례의 태도와 검토 의견

1. 법원에 손해액 산정의 합리적 방법 선택 재량권을 부여한 판례

2. 정량적 산정법을 적용한 재량권 행사 사례에  대해 재량권 행사의 합리성을 판단한 판례

제5절 기술기여도 산정법과 증명책임 

I. 부품 침해 및 복수권리 일부 침해의 경우 

1. 쟁점의 정리 

2. 학설의 논의 

3. 판례의 태도 

4. 검토 의견 

II. 침해제품에 단일의 지식재산권만 실시되고 있는 경우에도 기술기여도 제한을 상시 검토할 필요가

있는지 여부 및 증명책임

1. 쟁점의 정리 

2. 학설의 논의 

3. 판례의 태도 

4. 검토 의견 

제6절 소결 

 

제5장 온라인 기술가치평가시스템을 통한 특허침해 손해액산정 가능성

제1절 개요 

제2절 스타밸류(STAR-value) 시스템 개관 

I. 스타밸류 시스템의 개발과 활용 

II. 스타밸류 시스템의 모델 구성 

1. 수익접근법 모델 

2. 수익접근법에 사용되는 기술기여도 평가기법 

3. 시장접근법 모델 

4. 비용접근법 모델 

III. 스타밸류 시스템 기반 DB 종류와 출처 

1. 1,500여 건의 기술이전･거래 사례 

2. 650만개 기업 재무정보 기반 정보 제공 

3. 미국 특허 기준 피인용특허수명 정보 제공 

4. 국가과학기술정보서비스(NTIS) DB 연동 

제3절 감광드럼 기어기술 특허침해 소송 

I. 사건의 의의 

II. 분쟁대상 특허와 기술 

III. 소송의 손해액 산정법과 법조 적용

       1. 국세청 소득추계방법의 사용: 단순경비율과 기준경비율 적용 차이

2. 단순경비율 기준 산정법 적용시 재량권 행사 여부 

3. 기여도 항변의 인정 여부 

4. 법조적용의 차이 

제4절 현금흐름할인 모델을 활용한 침해자이익액 산정: 감광드럼 기어기술

I. 침해자이익 손해액 추정과 현금흐름할인 모델 비교 및 본 연구의 절충 적용

II. 기술가치평가를 위한 사전 결정 사항 

1. 평가시점 및 수익예상기간 

2. 재무정보 활용을 위한 동일･유사기업의 결정 

3. 기타 재무정보 활용조건 

III. 시장･원가구조 분석에 기한 매출액 추정 

IV. 추정손익계산서 작성 

V. 세후영업이익액으로부터 가치평가용 잉여현금흐름 추정 

VI. 현가화의 과정 

VII. 기술사업의 가치 산출 

VIII. 기술기여도의 산정 

IX. 현금흐름할인 모델을 활용한 기술사업가치 산정 

제5절 로열티공제 모델을 활용한 실시료 상당손해액 산정: 감광드럼 기어기술 사건

I. 실시료 상당손해액 추정과 로열티공제 모델 비교 및 본 연구의 절충적 적용

II. 평가기간과 재무정보 활용조건의 결정 

III. 시장･원가구조 분석에 기한 매출액 추정 

IV. 기준 실시료율 결정 

V. 기준 실시료율 조정요소 가중치 부여 

VI. 현가화의 과정 

VII. 로열티공제 모델을 활용한 가치지표의 산정 

제6절 소결 

I. 분석결과 요약 

II. 기술가치평가의 법원재판 실무 도입 긍정적 요소 

III. 법원 재판실무 도입을 위한 조정 필요 요소 

 

제6장 특허침해 손해액 산정법의 개선방안 

제1절 개요 

제2절 기술가치평가 방법론 활용 가능성 

I. 정량적 산정법 적용 확대와 산정식 다원화 

1. 필요성 

2. 기술가치평가 방법론 활용례 

II. 기술기여도 평가기법 정립 

1. 필요성 

2. 기술가치평가 방법론 활용례 

III. 실시료율 조정계수 결정과정 체계화 

1. 필요성 

2. 기술가치평가 방법론 활용례 

IV. 손해액 산정 참조용 통계 네트워크 및 손해액 산정례 DB 구축

1. 필요성 

2. 기술가치평가 방법론 활용례 

V. 제재･과실참작 반영을 위한 재량배율 도입 

1. 필요성 

2. 재량배율 부여의 방법 

3. 기술가치평가 방법론 활용례 

제3절 재량에 기한 상당손해액 조항 적용 방식의 개선 

I. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 의존도 완화 

II. 정량적 산정식 활용 확대 

III. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 문언에 부합하는 적용요건의 엄격화

IV. 정성적 산정시 심증형성의 경로 설시 강화 

제4절 변론주의와의 관계 및 석명권 

I. 쟁점의 정리 

II. 민사소송법상 변론주의 적용대상 논의 

III. 판례의 태도 

1. 인신사고 손해액 산정요소 중 변론주의 적용 대상 

2. 특허법 제128조 손해액 산정요소 변론주의 적용여부 

IV. 검토 의견 

1. 손해액 산정요소의 변론주의 적용 여부 

2. 법원에 현저한 사실로 볼 수 있는 통계자료의 범위 

3. 당사자 방어권 보장을 위한 석명권 확대 

4. 법원의 손해배상 산정 지침의 보급 

제5절 소결 

 

제7장 결 론

제1절 연구결과 요약 

제2절 연구의 한계와 지향점 

I. 법원 손해액 산정 실증분석의 법적･통계적 일반화의 오류 가능성

II. 정량적 산정식 사용 확대 제언과 법원 재량권 행사와의 조화 필요 및 본 연구의 지향점