머릿말

필자는 지금까지 약 18년간의 법관 생활을 하면서 운이 좋게도 지식재산분야와 도산분야에 관련된 재판 내외의 업무를 담당할 기회가 적지 않았습니다. 지식재산분야와 도산분야는 모두 일반 민형사 재판의 기초 위에서 특정한 입법목적의 달성을 위해 설계･운용되는 전문영역으로서 그 나름의 독특한 제도와 법리가 발전되어 왔습니다. 법학분야가 흔히 그러하듯이 지식재산분야와 도산분야에서도 대립되는 법익 내지 이해관계의 조화를 추구하기 위한 정반합의 진화를 거듭하고 있습니다.

민사법 등 기본법과 가장 이질적이면서도 가장 난해한 도산분야의 제도는 채무자측에게 강력한 무기로서 주어진 ‘쌍방이미행 쌍무계약(executory contract)에 대한 선택권으로서의 계약종결권’인데, 그중 계약해제권방식을 취하는 우리나 일본의 도산법뿐만 아니라 이행거절권방식을 취하는 미국이나 독일까지도 제도 도입의 초기에는 도산목적의 달성을 위하여 채무자에게 원칙적인 계약종결권한을 부여하였으나 점차적으로 예외를 인정･확대함으로써 채무자와 채권자의 법익을 합리적으로 조정하기 위해 노력해왔습니다.

그러던 중 미국 연방대법원은 2019년 5월 Mission 판결을 통해 ‘도산법상 관리인의 계약거절규정에 대해서도 평시 법률관계가 그대로 적용된다는 전제에서 상표권에 관한 라이선스 계약의 라이선서(licensor)인 채무자측 관리인의 이행거절에 대하여 채권자인 라이선시(licensee)는 특정이행(specific performance)으로서 계약유지를 선택할 수 있다’는 법리를 선언함으로써 일반 민사법의 법리가 도산법에도 그대로 관철된다는 점을 명확히 하였고, 한편 일본은 도산절차 등에 있어서 지적재산 실시권의 보호를 도모하기 위하여 2004년 관리인의 선택권 규정에 대한 적용배제특칙을 ‘지적재산권 라이선시의 권리를 포함하여 대항력 있는 사용수익권 일반’에 대해서까지 확대하는 파산법 등의 개정을 한 뒤 2011년에는 특허법에, 2020년에는 저작권법에 라이선스 계약의 체결만으로도 대항력을 인정하는 당연대항제도를 도입함으로써 적용배제특칙의 실질화를 꾀하고 있습니다.

필자는 이러한 해외 비교사례를 통하여 우리 채무자회생법상 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 관리인의 계약해제권에 대한 새로운 시각을 가지게 되었고, ‘도산법상 쌍방미이행 쌍무계약’과 ‘지식재산권법상 라이선스계약에 관한 공시제도’에 대한 이론적 검토를 통하여 대립되는 이해관계의 합리적 조정을 위한 기초연구의 필요성을 느끼게 되었습니다. 필자는 위와 같은 고민 속에서 ‘지식재산권 라이선서의 도산에 대한 라이선시의 보호방안에 대한 연구: 쌍방미이행 쌍무계약의 처리에 있어서 도산법과 일반법의 조화를 모색하며’라는 주제로 박사학위 논문을 작성하게 되었고, 이 책은 이를 수정･보완한 결과물입니다.

도산법상 쌍방미이행 쌍무계약과 지식재산권법의 라이선스제도는 각각의 주제만으로도 결코 쉽지 않은 법적 쟁점을 포함하고 있어 양자의 교차점인 이 책의 주제를 연구대상으로 선정하는 것은 부족한 필자에게 너무나도 넘기 어려운 큰 산으로 보였습니다. 하지만 가까운 미래에 미국이나 일본과 같이 도산제도의 남용 방지 내지 도산절차상 라이선시의 보호 필요성이 대두될 것이고 이를 사전에 연구함으로써 학술적으로 대비하는 것이 절실하다는 정상조 지도교수님의 가르침과 격려로 용기를 내어 이 책을 출간하기까지 이르렀습니다. 약 20년 전 석사과정에 진학할 때부터 현재까지 한결같은 격려와 깊은 가르침을 주신 정상조 교수님께 진심으로 감사드립니다.

아울러 박사논문의 심사위원장으로서 깊이 있고 날카로운 지도를 통해 부족한 부분을 보완해 주신 박준석 교수님, 해외제도에 대한 풍성한 이해를 도와주신 전원열 교수님, 민사법에 대한 기초이론과 지식재산권법의 조화로운 해석에 큰 영감을 주신 이계정 교수님, 그리고 일본과 독일의 치밀한 비교법적 연구를 가이드해주신 박성호 교수님께도 심심한 감사의 말씀을 올립니다.

마지막으로 언제나 인생의 든든한 버팀목이자 동반자가 되어준 사랑하는 아내와 인생의 의미와 기쁨을 주는 딸과 아들에게도 고마움과 사랑의 마음을 전하고 싶습니다. 아울러 부족한 자식을 위해서 한평생 희생해주시고 스승이 되어주신 아버지와 어머니, 그리고 항상 아낌없이 후원해주시는 장인어른과 장모님께도 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

2024년 12월

권창환

목차

머리말

일러두기

  

제1장 서론 1

 

제1절 문제의 제기 3

Ⅰ. 도산제도는 채무자의 칼(sword)이 아니라 방패(shield)로서 사용되어야 한다. 3

Ⅱ. 도산법과 일반법의 조화의 필요성 5

1. 특별법의 목적달성에 편중된 경직된 법적용으로부터 유연한 적용으로의 변화(ebay 판결) 5

2. 도산법과 일반법의 조화의 필요성 8

제2절 논의의 범위 및 방법 12

제3절 이 책의 구성 15

 

제2장 지식재산권 라이선시의 보호제도와 도산법적 지위 19

 

제1절 지식재산권 라이선스 계약의 의의 21

Ⅰ. 지식재산권 라이선스 계약의 정의와 특징 21

1. 대상과 대가의 다양성 21

2. 지식재산의 무체물로서의 특징: 비전유성, 비배제성, 비경합성 22

Ⅱ. 라이선스 계약의 비전형성과 다양성 26

 

제2절 라이선시의 보호방안으로서 대항력 제도 29

Ⅰ. 각국의 대항력 제도 29

1. 서론 29

2. 당연대항제도 31

3. 악의자대항제도 37

4. 등록대항제도 41

Ⅱ. 한국 지식재산권에 대한 실시권 제도: 등록대항제도 42

1. 개요 42

2. 특허권에 대한 실시권 43

3. 실용신안권에 대한 실시권 46

4. 디자인권에 대한 실시권 47

5. 상표권에 대한 사용권 47

6. 저작권에 대한 이용허락 50

제3절 라이선서와 라이선시가 보유한 권리의 구체적 내용 52

Ⅰ. 라이선시의 권리(라이선서의 의무) 52

Ⅱ. 라이선서의 권리(라이선시의 의무) 55

제4절 라이선스 계약의 도산절차에서의 취급 56

Ⅰ. 도산절차 개시에 따른 계약관계의 개요 56

Ⅱ. 채무자회생법상 쌍방미이행 쌍무계약의 법리 개괄 58

1. 채무자회생법 제119조 및 제335조의 적용요건 58

2. 관리인 내지 파산관재인의 선택권과 그 효과 61

가. 관리인 내지 파산관재인의 선택권 61

나. 해제･해지를 선택한 경우 63

다. 이행선택의 경우 64

라. 적용배제 64

Ⅲ. 라이선스 계약의 채무자회생법상 쌍방미이행 쌍무계약으로의 취급 66

     1. 라이선스 계약이 채무자회생법상 쌍방미이행 쌍무계약에 해당하는지 여부 66 

2. 라이선시가 로열티 지급을 완료함으로써 관리인의 계약해제를 막을 수 있는지 여부 69

3. 일방미이행으로 인정될 경우 ‘통상실시권’이 도산채권인지 여부 72

4. 일방미이행으로 인정될 경우 ‘전용실시권’이 도산채권인지 여부 78

Ⅳ. 도산절차 개시에 있어서 통상실시권 보호의 필요성 82

 

제3장 도산으로 인한 평시 법률관계의 변경 85

 

제1절 파산과 회생의 유사점과 차이점 87

Ⅰ. 파산과 회생의 목적 87

Ⅱ. 변제재원으로서 도산재단의 특징 89

Ⅲ. 도산채권 취급의 차이 92

1. 현재화･금전화의 차이 92

가. 도산채권의 등질화의 차이 92

나. 도산채권자들 간 취급의 차이 94

2. 담보권 취급의 차이 97

3. 도산채권의 공익채권화(예외적인 전액변제) 99

4. 상계권의 행사 100

제2절 채무자의 채무불이행에 따른 평시 법률관계 104

Ⅰ. 채권 효력의 의의 104

Ⅱ. 채권의 강제이행력 105

Ⅲ. 채무불이행에 따른 손해배상채권 및 해제권 107

제3절 도산절차 개시에 따른 평시 법률관계의 변경 111

Ⅰ. 개요 111

Ⅱ. 집행법적 법률관계의 변경 112

Ⅲ. 실체법적 법률관계의 변경: 환취권과 도산절차 115

1. 환취권의 의의 115

2. 채권적 청구권 특히 사용수익할 채권이 환취권에 속하는지 여부 117

가. ‘환취권의 기초되는 권리’의 의미 117

나. 도산절차가 채권적 청구권인 환취권에 미치는 영향 117

3. 환취권과 관리인의 제3자성 및 선의･악의의 판단기준 124

4. 무효･취소의 경우 환취권 인정 여부 128

5. 해제의 경우 환취권 인정 여부 129

가. ‘관리인의 도산절차 개시 후의 채무불이행’을 이유로 한 계약상대방의 법정해제권 행사 허부 129

나. 도산절차 개시 전 취득한 법정해제권의 행사 허부 132

다. 계약상대방의 환취권 인정 여부에 대한 정리 136

6. 무효･취소･해제에 따른 불공정성을 해소하기 위한 방안 138

Ⅳ. 시사점 139

제4장 라이선시 보호를 위한 해결방안 도입의 전제조건: 도산절차에 있어서 쌍방미이행 쌍무계약의 특별한 취급에 대한 이해 143

 

제1절 관리인의 선택권 규정에 대한 이해방식의 변화 145

Ⅰ. 쌍방미이행 쌍무계약에 대한 이해방식의 변화 145

1. 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 법률관계의 개요 145

2. 쌍방미이행 쌍무계약에 대한 전통적 이해 146

3. 쌍방미이행 쌍무계약에 대한 새로운 이해 147

4. 쌍방미이행 쌍무계약에 대한 또 다른 이해 149

5. 미국의 쌍방미이행 쌍무계약을 바라보는 태도 151

6. 독일의 쌍방미이행 쌍무계약을 이해하는 태도 153

7. 검토 154

Ⅱ. 교착상태의 발생과 해소 160

1. 서설 160

2. 전제법리 및 전제상황 161

3. 관리인이 계약의 이행을 원치 않는 상황 161

가. 교착상태의 발생(부동산의 시가가 하락한 상황) 161

나. 교착상태의 해소 162

4. 관리인이 계약내용 대로의 이행을 원하는 상황 168

가. 교착상태의 발생(부동산의 시가가 상승한 상황) 168

나. 교착상태의 해소 168

5. 정리 및 시사점 172

제2절 고유의 견련성이 없는 동시이행관계의 도산절차상 취급에 대한 검토 174

Ⅰ. 서설 174

Ⅱ. 임대인에 대한 도산절차가 개시된 경우의 법리 검토 176

1. 서설 176

2. 도산절차 개시에 따라 고유의 견련성이 없는 동시이행관계가 177

소멸하는지 여부 177

3. 대항력이 없는 임차권의 취급 178

4. 대항력이 있는 임차권의 취급 185

가. 적용배제 특칙의 의의와 도입경위 185

나. 대항력 있는 임차권의 법적 성질 188

다. 대항력 있는 임차인의 도산절차에서의 취급 190

라. 우선변제권이 있는 임차권의 취급 193

Ⅲ. 정리 및 지식재산권 라이선스 계약에 대한 시사점 194

 

제5장 도산절차에서의 라이선시 보호방안: 도산법과 일반법의 조화를 모색하는 관점 205

 

제1절 서설 207

제2절 해제권 방식에 있어서 라이선시를 보호하기 위한 해결방안 211

Ⅰ. 해제권의 제한: 신의칙(해석론) 211

1. 서론 211

가. 해석론적 해결방안 모색의 필요성 211

나. 적용배제특칙의 유추적용 가능성에 대한 검토 211

2. 신의칙에 따른 관리인의 해제권 제한 가능성 214

가. 신의칙 적용 시의 유의점 214

나. 계약해소를 제한하는 근거로서의 신의칙 적용 217

다. 권리남용에 있어서 적용요건의 완화 218

라. 소결 221

3. 신의칙에 의한 관리인의 해제권 제한에 대한 일본 판례와 학설 222

가. 일본 최고재판소 판례 222

나. 라이선스 계약에 있어서 관리인의 해제권 제한에 대한 일본의 견해 224

4. 구체적 검토 226

가. 신의칙에 의한 관리인의 해제권 제한의 타당성 226

나. 신의칙의 적용에 의한 관리인의 해제권 행사 제한에 대한 적용범위 및 구체적 판단기준 227

다. 신의칙 적용에 따른 해제권 제한의 한계 229

Ⅱ. 해제권의 제한: 관리인의 선택권에 대한 법원의 허가(입법론) 231

1. 관리인의 선택권에 대한 법원의 허가 관련 규정 231

2. 법원의 허가기준에 관한 검토 232

Ⅲ. 해제권의 제한: 관리인의 선택권 규정에 대한 적용배제특칙의 확대 및 당연대항제도의 도입(입법론) 235

1. 서론 235

2. 도산절차상 라이선시 보호강화를 위한 일본의 최근 입법개정경위 235

가. 일본 도산법상 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 조문 개괄 235 

나. 일본 도산법의 개정에 따른 ‘관리인의 선택권 규정 적용배제특칙’의 도입 237

다. 일본 도산법상 적용배제특칙의 실질화를 위한 지식재산권법 대항제도의 입법개선 240

3. 우리 채무자회생법상 적용배제특칙 확대의 필요성과 가능성에대한 검토 241

가. 적용배제특칙 확대의 필요성: 국가정책적 필요성과 사회적 공감대의 형성 241

나. 적용배제특칙 확대의 가능성: 물권과 채권의 준별, 그리고 물권화된 채권이라는 관점에서의 정당성 249

4. 우리 지식재산권법상 당연대항제도 도입의 필요성과 가능성에 대한 검토 255

가. 일본의 당연대항제도 도입의 타당성 검토 255

나. 우리 지식재산권법에서 당연대항제도 도입의 필요성과 가능성 265

5. 소결 271

Ⅳ. 해제권 방식에 있어서 해결방안에 대한 종합정리 272

제3절 이행거절권 방식으로부터의 라이선시 보호방안에 대한시사점 274

Ⅰ. 서설: 이행거절권 방식의 다양성 274

1. 계약상대방의 선택권 부여 여부에 관한 다양성 274

2. 계약상대방에게 선택권을 부여한 경우에 있어서 법률관계의 다양성 276

Ⅱ. 미국의 이행거절권 방식: 라이선시 보호방안에 대한 사례를 중심으로 277

1. 쌍방미이행 쌍무계약(executory contract)에 관한 법리 개괄 277

가. 서설 277

나. 관련 조문의 개괄 278

다. 계약인수(assumption) 284

라. 계약거절(rejection) 285

 

2. 계약거절 이후의 형평법상 구제(equitable remedy)의 보호범위 289

3. 지식재산권에 관한 미국 하급심의 잘못된 판단(Lubrizol 사건) 295

가. 개요 295

나. Lubrizol 사건 295

4. Lubrizol 판결 이후의 §365(n) 신설 및 그에 관한 논란 298

가. 지식재산권 라이선스계약에 관한 특별조문의 신설: §365(n) 298

나. §365(n) 신설 이후의 새로운 논란: 규정에서 제외된 상표권 300

5. 논란의 종지부: 미국 연방대법원의 Mission 판결 302

6. 미국의 이행거절권 방식에 대한 평가와 시사점 306

Ⅲ. 독일의 이행거절권 방식 309

1. 독일 도산법의 제･개정 경위 및 도산절차의 개관 309

가. 독일 도산법의 제･개정 경위 309

나. 독일 도산절차의 개관 311

2. 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 법리 315

가. 입법취지 및 관리인의 선택권 부여 315

나. 이행거절권 방식의 채택 316

다. 관리인의 이행거절 시 계약상대방이 선택권을 갖는지 여부 318

3. 라이선시 보호방안에 대한 독일에서의 논의 320

가. 도산절차 개시 전 사용료를 모두 지급하여 일방미이행 쌍무계약으로 만드는 방법 320

나. 관리인의 이행거절 선택 시 라이선시가 새로운 계약을 요청할 권리의 법률안 322

4. 독일의 이행거절권 방식에 대한 평가와 시사점 323

Ⅳ. UNICTRAL 입법지침의 이행거절권 방식 326

1. 서설 326

2. 권고 대상: 쌍방미이행 쌍무계약 327

3. 도산해지조항의 효력 327

4. 계약인수와 계약거절 그리고 계약양도의 선택권 327 

5. 지식재산권에 관한 부속서 328

6. UNICTRAL 입법지침에 대한 평가와 시사점 330

Ⅴ. 국내 학설의 이행거절권 방식 331

1. 개요 331

2. 국내 학설의 구체적 주장 331

3. 국내 학설의 이행거절권 방식에 대한 평가와 시사점 338

Ⅵ. 이행거절권 방식에 대한 종합평가 341

제4절 도산법 외의 일반법 규정을 통하여 라이선시를 보호하는 방안: 법정실시권 제도의 신설 344

Ⅰ. 서설 344

Ⅱ. 도산법 외의 일반법에 기하여 발생된 법정의무를 도산절차에서도 온전히 보호할 필요성에 대한 검토 346

1. 일반론에 대한 검토 346

2. 관리인이 법률규정(법정의무)을 근거로 채무자의 의무를 온전히 부담하는 사례 348

3. 적용배제특칙 외의 법률규정에 따라 쌍방미이행 쌍무계약의 적용이 배제되는 경우 352

가. 소유권이전등기청구권 보전의 가등기가 경료된 매매계약 사례(채무자회생법 규정에 의한 적용배제 인정 사례) 352

나. 쌍무계약의 채권을 회생담보권으로만 취급하는 경우 (채무자회생법 규정에 의한 적용배제 인정 사례) 355

다. 지식재산권에 대한 전용실시권의 도산절차에서의 지위 (BTO전합 판결과의 비교) 364

Ⅲ. 지식재산권에 대한 법정실시권 제도를 통한 라이선시의 보호방안 371

1. 서설 371

2. 관리인이 온전히 부담하는 법정실시권을 신설하는 방안에 대한검토 373

가. 도산에 복종하지 않는 권리로서 법정실시권의 활용 가능성 373

나. 법정실시권의 요건에 대한 검토 378 

제5절 도산채무자인 라이선서 보호와의 균형: 부분해제 가능성에 대한 검토(해석론 및 입법론) 384

Ⅰ. 도산채무자인 라이선서에 대한 보호와의 균형성 384

1. 임대차계약으로부터의 시사점: 부분해제의 필요성 384

2. ‘적용배제특칙 확대 방안’ 및 ‘법정실시권 신설 방안’의 도입에 따른 균형성 확보의 필요성 387

3. 미국 파산법상 부분해제 유사 제도 389

Ⅱ. 부분해제의 의미와 적용범위 392

1. 부분해제의 대상 및 적용범위 392

2. 적용배제특칙 및 법정실시권에 있어서의 부분해제의 의미 395

Ⅲ. 부분해제가 가능한 의무에 대한 구체적인 검토 396

1. 원재료공급의무: 원칙적으로 부분 해제 가능 396

2. 정보제공의무: 원칙적으로 부분 해제 가능 398

3. 권리유지의무: 부분 해제 불가 399

4. 서브라이선스: 원칙적으로 부분 해제 불가 400

5. 독점적･배타적 라이선스: 부분 해제 불가 402

 

제6장 결론: 도산절차에서의 라이선시 보호방안에 대한 종합 검토 405

 

 

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