<서 문>

이 책이 나온 계기는 필자가 남부지방법원 신청부에서 근무하던 2002년으로 거슬러 올라간다. 그 당시 함께 근무하던 판사님께서 상품형태가 ‘기능적’이라는 이유로 상품주체 혼동행위가 성립하지 않는다고 주장하는 사건의 처리에 대하여 필자와 의논을 하셨는데, 우리나라에는 이와 관련한 별다른 논의가 없고 일본의 경우 판례가 나뉘고 있다는 것이었다. 당시 짧은 지식에 도움이 되는 답변을 드리지 못하였고, 다만 추후 이 문제에 대해서 한번 연구해 보아야겠다는 생각을 가지게 되었다.

그 후 시간만 흐르다가 2006년에 1년간 미국 버지니아 대학(University of Virginia)에서 LLM 과정을 이수할 기회가 주어졌다. LLM 과정에서 Lillian Bevier 교수님으로부터 상표법 강의를 듣게 되었는데, 우리나라와는 달리 ‘기능성원리(functionality doctrine)’에 많은 시간을 할애하면서 이를 매우 중요하게 취급하였다. 미국에서는 연방대법원 판례를 비롯한 많은 판례가 축적되어 있었고 학계에서도 다양한 논의가 진행되고 있었기 때문이다. 이전부터 관심을 가지던 터에 미국에서의 위와 같은 풍부한 논의에 자극을 받아 이 문제를 박사학위 논문의 주제로 삼아 본격적으로 연구해 보기로 결심하게 되었다. 그리하여 틈틈이 미국의 관련 자료를 수집하였고 LLM 졸업논문도 이 주제로 작성하였다.

2007년 귀국 후 박사논문 작성에 착수하였으나, 능력 부족과 게으름 탓에 진척이 더디었다. 그리하여 3년도 더 지난 2011년 2월에서야 “특허와 상표에 의한 보호영역을 구분하는 기능성원리(Functionality Doctrine)에 대한 연구”라는 제목의 박사논문이 완성되었다.

이 책은 위 박사논문을 토대로 하여 이를 수정, 보완한 것이다. 우리나라의 지적재산권 관련 판례와 학설은 최근 매우 빠르게 발전하고 있다. 그러한 발전 속에서 이 책이 상대적으로 논의가 빈곤한 기능성원리에 대한 논의의 활성화에 조금이나마 기여할 수 있기를 기대한다.

이 주제에 대한 연구를 시작할 때 마음먹은 것과는 달리 박사논문 심사 당시의 글은 여러모로 부족하고 미흡한 것이었다. 그런 부족한 글이 박사논문으로 완성되고, 또 이렇게 책으로 출간되기에 이른 것은, 순전히 지도교수님이신 정상조 교수님, 그리고 이상정, 남효순, 권영준, 박준석 교수님의 따뜻한 격려와 친절하면서도 날카로운 지도 덕택이 

다. 이 자리를 빌어 진심으로 감사의 말씀을 전해 드리고 싶다.

이 책은 당신들의 모든 것을 희생하여 5남매를 훌륭하게 길러 내신 부모님들께 바치고자 한다. 그리고 필자에게 지원을 아끼시지 않는 장인어른, 장모님, 항상 우애하는 형제들과 출간의 기쁨을 함께 나누고 싶다. 끝으로 바쁘다는 핑계로 많은 시간을 함께 하지 못하고 베풀어 주는 것 없이 받기만 하는 부족한 남편임에도 묵묵히 인내하면서 항상 곁에서 필자의 안식처가 되어주고, 또 박사논문에 이어 이 책의 교정작업까지 손수 마무리해 준 아내와 이 세상에 존재하는 기쁨의 의미를 깨닫게 해주는 두 아들에게 고맙고 사랑한다는 말을 전하고 싶다.

<목 차>

제1장 서론 

 

제1절 연구의 배경

 

  1.지적재산권 체계와 기능성원리 (functionality doctrine)

가. 전체적인 지적재산권법 체계 및 각 법률의 경계

나. 물품의 기능적인 특성(functional features)을 보호하는 지적재산권법 영역과 기능성원리(functionality doctrine)

  2. 연구의 목적

 

제2절 연구의 방법과 범위

 

  1. 연구의 방법

  2. 연구의 범위

 

제3절 용어의 정리

 

제2장 기능성원리(functionality doctrine) 일반론 

 

제1절 개념

 

  1. 의의

  2. 지적재산권법에서 문제되는 여타 가능성 개념과의 구분

가. 디자인에서 논의되는 가능성

나. 디자인과의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서 가능성

다. 특허와의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서의 가능성

 

제2절 연혁 및 입법례

 

  1. 미국

  2. 유럽연합

가. 유럽연합 규칙

나. 독일

다. 영국

라. 프랑스

  3. 일본

  4. 우리나라

 

제3절 기능성원리의 정책목표

 

  1. 논의의 방향

  2. 특허 등과의 충돌방지 정책목표

가. 의미

나. 이론적 근거

  3. 자유경쟁의 부당한 제한방지 정책목표

가. 미국의 학설과 판례에 의한 논의 내용

나. 기능성원리와 관련한 의미 분석

  4. 보통의(generic) 형상임에 근거가 있는지 여부

가. 기능성원리를 보통의(generic) 형상과 관련짓는 견해

나. 비판

  5. 소결

 

제4절 기능성(functionality)의 종류

 

  1. 사실상 기능성(de facto functionality)과 법률상 기능성(de jure functionality)

가. 의미

나. 검토

  2. 실용적 기능성(utilitarian functionality)과 심미적 기능성(aesthetic functionality)

가. 논의의 배경

나. 실용적 기능성

다. 심미적 기능성

 

제5절 기타 관련문제

 

  1. 기능성원리의 한계에 대한 논의

가. 기능성원리의 한계에 대한 주장

나. 한계론에 대한 검토

  2. 특허기간이 만료된 형상에 대한 상표 보호의 문제

가. 문제의 소재

나. 미국의 판례

다. 검토

 

제3장 미국 판례에 나타난 기능성에 대한 정의 및 판단기준 

 

제1절 서설

 

  1. ‘기능성’에 대한 판단기준의 혼란

  2. ‘기능성’ 판단기준 정립을 어렵게 하는 요인들

  3. 판단기준의 유형분류

가. Margreth Barrett 교수의 분류

나. Timothy M. Barber 교수의 분류

 

제2절 미국 연방대법원에서의 기능성 판단기준의 전개

 

  1. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 판결

  2. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 판결

가. 판시내용

나. 분석

  3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 판결

가. 판시내용

나. 분석

  4. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 판결

가. 판시내용

나. 판결에 대한 분석 및 비판

  5. 연방대법원의 기능성 판단기준 종합

 

제3절 미국 연방항소법원의 판단기준

 

  1. 서설

  2. Restatement에서의 기능성에 대한 정의

  3. 각각의 연방항소법원들의 기능성 판단기준

가. Traffix 판결 이전

나. Traffix 판결 이후

 

제4절 기능성에 관한 미국의 구체적 판단사례 검토

 

  1. 기능적(functional)이라고 판단된 사례들

  2. 기능적이지 않다고(non-functional) 판단된 사례들

 

제4장 우리나라에서 기능성원리의 적용 및 해석 

 

제1절 서설

 

  1. 우리나라에서 기능성원리의 논의현황

  2. 이 장에서의 논의내용 개관

 

제2절 우리나라에서 기능성원리 적용 근거

 

  1. 개관

가. 우리 지적재산권법 체계와 기능성원리

나. 문제점

  2. 상표법상의 적용근거

가. 입체상표의 도입규정

나. 기능성원리 관련 규정

  3. 부정경쟁방지법상의 적용근거

 

제3절 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리의 적용 여부

 

  1. 전론(前論)

가. 서설

나. 상표법과 부정경쟁방지법의 혼동초래 부정경쟁행위와의 관계

다. 정리

  2. 일본에서의 논의 검토

가. 서설

나. 일본의 학설

다. 일본 판례의 분류 및 최근 경향

라. 일본의 기술적 형태 제외설(技術的 形態 除外說)과 미국의 기능성원리(functionality doctrine)와의 관계

  3. 우리나라에서의 논의 검토

가. 상품 형태에 대한 부정경쟁방지법상 표지성(標識性) 인정 여부

나. 혼동초래 부정경쟁행위에 대한 기능성원리 적용 여부에 대한 논의

  4. 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리 적용을 위한 해석론

가. 기능성원리 적용의 타당성

나. 기능성원리 적용의 근거

 

제4절 우리나라에서 기능성원리의 구체적인 해석론

 

  1. 논의의 개관

  2. 기능성원리의 정책목표 설정

가. 논의의 방향

나. 특허 등과의 충돌방지 정책목표에 관한 검토

다. 자유경쟁의 부당한 제한방지

라. 기능성과 식별력의 구분

마. 정책목표의 종합

  3. 기능성 개념을 분류할 필요가 있는지 여부

가. 사실적 기능성과 법률적 기능성에 대하여

나. 실용적 기능성과 심미적 기능성에 대하여

  4. 우리나라에서 ‘기능성’의 판단기준 정립

가. 논의의 방향

나. 미국, 일본, 우리나라 특허청의 심사기준 검토

다. ‘기능성’의 판단기준 검토

  5. 기능성의 입증문제

가. 서설

나. 기능성 문제의 성격

다. 입증자료

라. 입증책임

  6. 기타 관련문제

가. 상품 포장 및 색채의 기능성

나. 기능성 판단의 대상이 되는 부분

다. 상품 형상 중 일부분이 기능적인 경우

라. 2차원적인 디자인의 기능성 여부

  7. 기능성원리로 인해 보호되지 않는 상품 형태에 대한 재보호(再保護) 문제

가. 상품 형태 보호와 기능성원리의 재조정(再調整)

나. 기능성원리와 ‘상품형태 모방행위’와의 관계

 

제5절 구체적인 사례 분석을 통한 기능성원리의 바람직한 적용방향 제시

 

  1. 상표법 사례 검토

가. 등록단계 사례 검토

나. 권리침해단계 사례 검토

  2. 혼동초래 부정경쟁행위 관련 사례 검토

가. 개관

나. 상품 포장･용기의 형태에 관한 판례

다. 상품 형태 자체에 관한 판례

라. 우리나라 판례의 종합 분석

 

제5장 결론