책머리에

 

 

이 책은 2006.8. 필자가 서울대학교에서 박사학위를 받은 “특허침해로 인한 손해배상액의 산정에 관한 연구”에 최근 판례를 덧붙이고 법원도서관에서 발간하는 판례해설 중 필자가 집필한 것으로서 이 책의 주제와 관련된 것을 합본한 것이다.

필자는 10년 전 서울지법 민사 51부(현재는 서울중앙지법 민사 50부)에서 근무하며 임시지위를 정하는 가처분을 전담하게 되었다. 회사관계 가처분 등 다른 사건도 결코 쉽지 아니하였으나 그 중에서도 특허침해금지 가처분 사건은 다른 사건에 비하여 월등히 많은 시간과 노력이 필요한 사건 유형이었다. 그런데 이상하게도 특허에 대하여 공부하면 할수록 더욱 재미를 느끼게 되었고, 이러한 경험은 필자가 법원의 해외유학대상자로 선정되어 미시간 대학교 로스쿨에서 LL.M. 과정을 밟을 때에도 특허법을 수강하도록 만들었으며, 나아가 고등법원에 갈 때가 되었을 때는 특허법원에 지원하게 되는 결정적인 계기가 되었다.

판사로서 특허법원에서 근무한다는 것은 대단히 큰 축복임과 동시에 엄청난 모험이다. 새로운 지식과 경험을 쌓을 수 있다는 점은 한 없이 고마운 일이지만, 그것들은 아무런 노력 없이 거저 얻을 수 있는 것이 아니기 때문이다.

이론적인 뒷받침이 없는 실무경험은 자칫 공허해질 수 있을 것이라는 얇은 생각으로 특허법원에 근무하면서 모교의 박사과정에 들어가게 되었다. 여러 가지 어려운 점이 많았지만, 그 때마다 지도교수이신 丁相朝 선생님께서 많이 배려하여 주시고 도와주셔서 어렵사리 과정을 마칠 수 있었고 부족한 연구성과에도 불구하고 법학박사학위라는 분에 넘치는 영광을 얻게 되었다. 심사를 맡아주신 교수님들께 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 올린다. 특히, 尹眞秀 교수님, 金載亨 교수님은 논문을 심사하시면서 완성도를 높이기 위하여 아낌없는 조언을 주셔서 필자로 하여금 몸 둘 바를 모르게 하셨다. 한편, 법대생 출신으로서 기술에 대한 보다 깊은 이해를 위하여 다녔던 연세대학교 공학대학원(전자공학)에서 기초가 박약한 필자를 지도해주신 朴玟用 교수님께도 이 자리를 빌어 감사드린다.

부모님의 은덕이야 어떠한 말이나 글로써 표현하여도 부족하기만 한 것이겠으나 이 부족한 글을 세상에 내놓으면서 감히 다시 한 번 반복하고자 한다. 박사학위를 받던 날 두 분께서 얼마나 기뻐하셨는지를 떠올릴 때마다 아둔하기 이를 데 없는 필자도 두 분의 사랑이 어떠한 것인지 미루어 짐작할 수 있다. 그리고 법관으로서 일하면서 주제 넘는 연구를 한답시고 아버지로서 충분한 시간을 같이 하지 못한 鍾皓, 鍾賢에게는 미안한 마음이 적지 않다. 미안한 마음으로 치자면 가정보다 바깥일만 우선하는 남편을 대신하여 부모 역할을 혼자서 도맡아 해 온 아내 恩貞에게 가지는 마음이 으뜸일 것이다.

끝으로 丁相朝 선생님의 추천으로 법학연구소의 도움을 받아 이 책이 나옴에 있어서 도와주신 모든 분들께 감사드리며, 학위논문에는 포함시키지 못한 독일 관련 부분을 추가하고자 하는 필자를 위하여 관련 독일어 서적을 번역하여 준 홍정화 법원행정처 전문위원과, 이 글 전체를 꼼꼼하게 교정보아준 朴俊映 법무관, 金勤宰 법무관, 金世容 사법연수생에게도 깊은 고마움을 표하는 바이다.

부족한 능력이지만 앞으로 특허에 관한 다른 문제들에 대하여도 지속적으로 정리하여 세상에 내놓을 수 있는 기회를 가지게 된다면 법률가로서 더 없는 영광이 될 것이다. 다만, 법원에 몸담고 있는 사람으로서의 본분이 우선한다는 점을 가지고 앞으로 있을지 모를 게으름에 대한 변명으로 삼고자 한다.

 

2007. 7.

朴晟秀

<목 차>

 

제1장 서 론

제1절 특허침해와 손해배상 개관 

Ⅰ. 특허침해에 대한 구제수단과 특허법 제128조 

Ⅱ. 종래의 논의와 문제의 제기 

1. 일본의 경우 

2. 우리나라의 현황 

Ⅲ. 특허법 제128조의 해석론

제2절 논의의 범위와 구성 

Ⅰ. 논의의 범위 

Ⅱ. 구 성 

 

제2장 특허법 제128조의 기초

제1절 서 설 

제2절 손해배상액 산정의 특칙 개관 

Ⅰ. 특허침해로 인한 손해배상 청구의 요건 

Ⅱ. 손해액의 입증과 특허법 제128조 

제3절 특칙의 입법경위와 체계 

Ⅰ. 특허법 제128조의 신설 21. 1990년 특허법의 개정 

2. 1990년 법에 대한 국회에서의 심의 

3. 일본의 1959년 특허법 제102조 개정 

Ⅱ. 제128조의 규정체계에 관한 비판적 검토 

1. 2001년 특허법의 개정과 제128조 제1항 및 제5항 

2. 규정의 체계상 문제 

Ⅲ. 특칙의 완성(제1항 및 제5항의 추가 신설) 

1. 특허법 제128조 제1항의 개정 신설 

2. 일본의 1998년 특허법 개정 

3. 일본의 1999년 특허법 개정 

4. 2001년 법 개정과 특허법 제128조 제5항 

제4절 우리 특허법 제128조에 영향을 준 외국제도 

Ⅰ. 서 론 

Ⅱ. 독일의 경우 

1. 세 가지의 손해배상액 산정방법 

2. 일실이익의 배상 

3. 실시료 상당액 

4. 침해자의 이익 반환 

5. 기 타 

6. 유럽연합의 개혁내용 

Ⅲ. 미국의 경우 

1. 두 가지의 기본적인 손해배상액 산정방법 

2. 일실이익 인정을 위한 기본 요건 

3. 일실이익 적용의 효과(관련 문제) 

4. 실시료 상당액 

제5절 손해배상액의 산정에 관한 특칙의 법적 성격 

Ⅰ. 특허법 제128조의 법적 성격 

1. 문제의 소재 

2. 법적 성격에 관한 종래의 논의 

Ⅱ. 손해액 산정의 평가기준으로서의 특허법 제128조 

1. 민법 제393조의 통상손해와 특별손해 

2. 특허법 제128조와 통상손해 

3. 특허권의 침해와 특별손해 

 

제3장 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용

제1절 문제의 제기 

제2절 권리자의 특허발명 실시 요부에 관한 학설 

Ⅰ. 개 관 

Ⅱ. 권리자의 실시를 요구하는 견해(권리자 실시필요설) 

1. 학설의 내용 

2. 학설의 근거 

Ⅲ. 권리자 실시필요설에 대한 수정된 견해(수정설) 

1. 종래의 수정설(제2항에 대한 수정설) 

2. 새로운 제1항 도입 후의 학설 

3. 梁彰洙 교수의 수정설 

Ⅳ. 그 밖의 외국의 학설(시장기회 상실설) 

1. 학설의 내용 

2. 학설의 근거 

3. 구체적 해석 

제3절 검토와 비판 

Ⅰ. 권리자 실시필요설에 대한 비판 

1. 손해발생까지 추정하는 것은 아니라는 판례의 의미 

2. 법 규정의 문언에 없는 요건 

3. 제2항의 적용범위 문제 

4. 해석의 일관성 

5. 실시형태에 관련한 문제 

6. 분류상의 비현실성 

7. 특허발명의 실시 여부 판단의 곤란성 

Ⅱ. 수정설에 대한 비판 

1. 수정설의 의의와 기본적 약점 

2. 미국 판례와의 대비 

3. 수정설의 불명확성에 대한 비판 

4. 수정설과 일관성 

5. 수정설에 대한 평가 

Ⅲ. 일본의 시장기회 상실설에 대한 비판 

1. 시장기회 상실설의 의의 

2. 시장기회 상실설의 한계 

제4절 기술독점훼손설의 제시 

Ⅰ. 개 관 

1. 기존 학설의 배경 등에 대한 비판 

2. 기술독점훼손설 

Ⅱ. 독점권으로서의 특허권 

1. 배타권, 금지권으로서의 특징 

2. 다른 지적재산권과의 대비 

3. 특허발명의 실시의무와 배타권 

Ⅲ. 특허권의 침해와 권리자의 손해 

1. 민법상 손해의 개념 

2. 특허침해로 인한 손해 개념의 재정립 

3. 대법원 판례의 해석 

4. 특허침해와 손해의 발생 

5. 평가규정설의 제시 

6. 특허법 제128조 제1항 내지 제3항의 관계 

Ⅳ. 기술독점훼손설과 특허법 제128조 

1. 특허법 제128조에 대한 이해 

2. 권리자의 특허발명 불실시와 사례의 해결 

3. 기술독점 훼손설의 그 밖의 장점 

Ⅴ. 특허발명의 불실시와 기술독점 훼손설 

1. 특허발명의 불실시와 사회 복지 

2. 특허발명 실시 여부와 적법성에 관한 외국의 논의 

3. 특허발명 실시의 권장과 특허법 제128조의 해석 

4. 특허발명의 불실시에 대한 공공의 이익 보호 

 

제4장 특허법 제128조의 구체적 적용

제1절 침해자의 양도수량과 권리자의 손해액 

Ⅰ. 의 의 

1. 특허법 제128조 제1항의 취지 

2. 추정규정 

3. 특허발명의 종류와 적용범위 

4. 특허법 제128조 제1항의 해석

Ⅱ. 적극적 요건 

1. 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때 

2. 침해행위가 없었다면 권리자가 판매할 수 있었던 물건 

3. 양도수량 

4. 단위수량당 이익액 

Ⅲ. 손해배상액의 상한(특허권자의 생산능력) 

1. 의 의 

2. 생산능력의 확장 

Ⅳ. 소극적 요건 

1. 침해행위 외에 판매할 수 없었던 사정 

2. 관련문제 

Ⅴ. 적용의 효과 

1. 특허법 제128조 제1항의 적용 

2. 소극적 요건의 효과 

제2절 침해자의 이익과 권리자의 손해액 

Ⅰ. 의의와 적용범위 

1. 규정의 취지 

2. 추정의 성질 

3. 추정의 범위 

4. 적용요건(권리자의 실시 여부) 

5. 개정 특허법과 대법원 판례의 적용 

Ⅱ. 이익의 의의 

1. 이익의 의미 

2. 이익의 범위에 관한 학설의 대립 

3. 총이익설과 순이익설에 대한 비판 및 한계이익설 

4. 이익액 산정의 실제 

Ⅲ. 적용의 효과 및 추정의 복멸 

1. 적용의 효과 

2. 추정의 복멸 사유 

3. 추정의 일부 복멸 

4. 제1항 손해액의 입증에 의한 제2항 추정의 복멸 

제3절 실시료 상당액 

Ⅰ. 의 의 

1. 특허법 제128조 제3항의 규정 

2. 최저한의 손해배상 

Ⅱ. 특허법 제128조 제3항의 법적 성격 

1. 개 요 

2. 반증의 허용 여부 

Ⅲ. 실시료 상당액의 산정 

1. 의 의 

2. 외국의 실시료 상당액의 산정 개요 

3. 실시료 상당액 산정의 기준이 되는 당사자 

4. 실시료 상당액 산정의 기준시 

5. 특허의 유효성과 권리범위 

6. 실시료 상당액 산정의 실례 

Ⅳ. 제128조 제4항 

1. 제3항에 의한 손해액 한정 금지 

2. 침해자의 과실 내용 참작 

3. 제4항의 적용범위 

제4절 입증 곤란한 손해배상액의 인정 

Ⅰ. 의 의 

1. 특허법 제128조 제5항의 규정 

2. 기존의 판례와의 관계 

3. 일반 불법행위로 인한 손해배상 청구소송과의 관계 

4. 적용범위와 관련한 문제 

Ⅱ. 적용 요건 

1. 손해액 입증의 필요사실 

2. 입증 곤란의 예시 

3. 서류제출명령(특허법 제132조) 

Ⅲ. 적용 효과 

1. 상당한 손해액의 인정 

2. 산정자료가 있는 부분과의 관계 

제5절 특허법 제128조의 적용상 공통된 문제 

Ⅰ. 손해배상청구권자 

1. 특허권자 또는 전용실시권자 

2. 유추적용의 문제 

Ⅱ. 시적 적용범위의 문제 

1. 문제의 소재 

2. 손해배상액 산정에 관한 특허법의 개정과 부칙의 해석 

Ⅲ. 청구원인의 종류와 특허법 제128조의 적용 

1. 부당이득반환청구와 특칙의 적용 여부 

2. 부당가처분으로 인한 손해배상청구와 특칙의 적용 

Ⅳ. 물건의 일부에만 관련된 특허 및 다수의 특허 

1. 물건의 일부에만 관련된 특허 

2. 다수의 특허나 복수의 산업재산권을 실시한 제품 

3. 다수의 특허권자 및 다수의 침해자 

4. 이용발명의 경우 

Ⅴ. 당사자의 주장과 규정의 적용 

1. 학설의 대립과 분석 

2. 그 밖의 소송상 문제 

 

제5장 결 론

 

제6장 판례해설(보론Ⅰ)

의장권 침해로 인한 손해액 산정을 위한 구 의장법 제64조 제1항의 해석 

【판결요지】 

【참조조문】 

【사안의 개요】 

【원심의 판단】 

【상고이유의 요지】 

【해 설】 

특허법 제128조 제2항에 의한 손해배상액의 산정방법 

【판결요지】 

【참조조문】 

【사안의 개요】 

【원심의 판단】 

【상고이유의 요지】 

【해 설】 

특허법 제128조 제3항 및 제5항에 의한 손해배상액 산정방법 

【판결요지】 

【참조조문】 

【사안의 개요】 

【원심의 판단】 

【상고이유의 요지】 

【원고의 부대상고이유의 요지】 

【해 설】 

 

제7장 한미FTA와 손해배상액의 산정(보론Ⅱ)

제1절 한미 FTA의 타결과 지적재산권 

제2절 법정손해액배상제도